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Il Marchio online, tra domain names e vanity URL

Scritto da  il 29 Marzo 2017

Il favoloso mondo dell’Internet si presenta come un impetuoso fiume di possibilità, sempre in divenire, mai quieto, le cui spumose correnti necessitano di essere sapientemente navigate dall’imprenditore che, dinamico, voglia rimanere competitivo sfruttando tutti i vantaggi offerti dalla digitalizzazione.

In un mondo sempre più interconnesso, infatti, gli operatori commerciali non possono esimersi dal solcare le acque informatiche a bordo di un’adeguata imbarcazione: il nome a dominio.

È proprio attraverso il domain name che gli imprenditori approdano nell’etere informatico.

Esso non è altro che la trasposizione in caratteri alfanumerici dell’algoritmo che compone un indirizzo elettronico (l’indirizzo Internet Protocol), altrimenti difficilmente memorizzabile da parte degli utenti.

Viene gestito secondo le regole del Domain Name System, e si compone di due parti: una, il c.d. Top Level Domain (TLD) costituisce il suffisso situato all’estrema destra ed individuante il genere di attività svolta dal sito (.com per attività commerciale, .org per organizzazioni internazionali, .edu per enti di ricerca e università, ecc., i c.d. Generic Top Level Domain o gTLD) o la sua appartenenza geografica (.it, .uk, .es, ecc., i c.d. Country Code Top Level Domain o ccTLD), e l’altra, detta Second Level Domain (SLD), situata alla sua immediata sinistra e che costituisce la combinazione alfanumerica liberamente scelta dall’utente.

Il sistema è coordinato dall’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), il quale delega la gestione dei TLD al Network Information Center (NIC), a sua volta composto dalle varie Registration Authorities nazionali, che effettuano le registrazioni conformandosi alle regole di una distinta Naming Authority. In Italia le due autorità sono concentrate in un unico ente, il “Registro.it”, che fa capo all’Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Dal punto di vista commerciale, attraverso il nome a dominio le imprese segnalano lo spazio web occupato dall’impresa, consentendo agli internauti di avvedersi della sua presenza online: per questo motivo la stragrande maggioranza dei domain name ricalca quelli che sono i marchi distintivi delle imprese registranti.

Se nel mondo reale la forza distintiva di un marchio è tale da, oltre che differenziare i prodotti, attrarre i consumatori spingendoli all’acquisto, fra i tanti, di un determinato bene – a parità di caratteristiche – solo perchè contrassegnato da un segno cui si è affezionati, lo stesso accade sul web; l’assicurarsi un nome a dominio coincidente con il proprio marchio consentirà ai consumatori di trovare il sito web semplicemente digitando il nome del segno – che presumibilmente già conoscono. Di conseguenza il sito collezionerà accessi e visualizzazioni che andranno ad accrescere il suo valore economico, grazie alle vendite di spazi pubblicitari, oltre che degli articoli o servizi al suo interno.

Non solo, esso consente inoltre di rapportare l’attività svolta sotto quel determinato nome a dominio al titolare di quel nome, fungendo di fatto anche da indicatore di provenienza.

Il domain name, pertanto, svolge chiaramente tutte le funzioni tipiche di un segno distintivo, e come un segno distintivo – atipico – viene tutelato, atteso che il c.p.i. lo elenca costantemente fra di essi e anche la giurisprudenza[1] ne riconosce la riconducibilità al novero dei segni distintivi, seppur atipici, di un’impresa.

Ne deriva che la registrazione di un nome a dominio corrispondente al proprio marchio diventa di fondamentale importanza.

Tuttavia, a dispetto del principio tecnico di unicità del nome di dominio, che impedisce che possano esistere due domain names identici, ossia con lo stesso SLD nell’ambito dello stesso TLD – dal momento che il cuore dell’indirizzo internet è individuato dalla giurisprudenza proprio nel Second Level Domain, unico elemento davvero personalizzabile a confronto con i generici e non provvisti di carattere distintivo suffissi .com, .net., .it, ecc. (anche se con la recente introduzione dei nuovi Top Level Domain si scorge per le aziende la possibilità di personalizzare anche quest’ultimo, potendo registrare anche suffissi stavolta coincidenti col proprio marchio, ad esempio .apple o .bayer) – l’assegnazione del nome a dominio al richiedente avviene sulla base del criterio first come, first served, ossia sulla base del mero ordine cronologico delle richieste.

Si delinea dunque un sistema in cui può ben capitare che il nome a dominio corrispondente al proprio marchio risulti già assegnato. Ciò può dare adito a fattispecie abusive, in cui un soggetto, non titolare del marchio in questione, registri un dominio che ne ricalchi la dizione allo scopo di sfruttare la potenza catalizzatrice del segno altrui in modo da distrarne la clientela, ottenere visualizzazioni sul proprio sito e/o chiedere cospicue somme di denaro al titolare del marchio per la cessione del nome a dominio registrato in mala fede, vista la sua idoneità a creare un rischio di confusione o di associazione sul mercato[2], puntando sull’erroneo convincimento dell’utente di navigare nel sito ufficiale di una data impresa.

Quanto richiamato sopra integra la fattispecie abusiva del c.d. Cybersquatting[3], ma possono richiamarsi alla mente altre pratiche altrettanto illecite quali il Typosquatting: si tratta sempre di abusiva registrazione di nomi a dominio corrispondenti al marchio altrui, con l’unica differenza che quest’ultimo viene modificato per intercettare gli errori di battitura degli utenti[4] (Dinsey.com, Aple.com, Googgle.com).

Il principio dell’unitarietà dei segni distintivi espresso dall’art. 22 c.p.i., fa assoluto divieto di registrare come nome a dominio un marchio o altro segno distintivo altrui[5].

Tali pratiche risultano, dunque, incontrovertibilmente in contrasto col diritto di privativa riconosciuto al titolare del marchio.

Le controversie sulle rivendicazioni relative ai domini sono regolate dalla Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), una procedura internazionale uniforme di derivazione privatistica – applicabile quindi solo qualora le parti vi acconsentano – gestita dall’ICANN, che costituisce la base per le varie procedure di riassegnazione dei nomi a dominio nazionali.

Fatta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria con l’azione di contraffazione ex 124 ss. c.p.i.[6], in materia di assegnazione di domini .it, dunque, l’ente italiano Registro.it si fa da intermediario per la soluzione delle controversie approntando gli adeguati strumenti: è prevista infatti una procedura di opposizione che “congela” l’assegnazione del dominio fino alla soluzione della controversia e consente a chi l’ha promossa di esercitare un diritto di prelazione sull’eventuale nuova assegnazione.

Pertanto, l’apertura dell’opposizione non consente di ottenere automaticamente il dominio già registrato da un altro soggetto, ma permette l’accesso a due procedure alternative al ricorso alla magistratura ordinaria: l’arbitrato irrituale e la procedura di riassegnazione.

Con il primo, se si è sottoscritta la relativa clausola compromissoria, si affida ad un collegio di arbitri la risoluzione dell’opposizione. Avendo natura prettamente negoziale, l’arbitrato irrituale terminerà con una determinazione contrattuale, non esecutabile neanche con omologazione del lodo da parte del tribunale[7]. Si dovrà confidare dunque sulla spontanea adesione della controparte, dovendosi altrimenti ricorrere al giudice per ottenere un titolo esecutivo valido (in tale caso il lodo irrituale fungerà da prova scritta del diritto del ricorrente).

Più effettiva e snella risulta la procedura di riassegnazione[8] condotta da appositi studi professionali (Prestatori del Servizio di Risoluzione delle Dispute, PSRD) chiamati a verificare che un dominio non sia stato registrato e mantenuto in malafede.

Attesa la sua natura non giurisdizionale, l’adesione alla procedura non impedisce il ricorso alla magistratura o all'Arbitrato, ma non può essere attivata se si è già dato inizio ad una procedura arbitrale o se si è in attesa di un giudizio pendente da parte di un giudice ordinario.

Il ricorso a questo tipo di procedura può avere come unico esito la riassegnazione (o meno) del dominio al soggetto che ha iniziato l’opposizione, dal momento che, trattandosi di procedura amministrativa, i PSRD non hanno il potere di condannare al risarcimento del danno, al contrario dei tribunali civili.

Tuttavia, la suddetta rimane la soluzione più veloce ed efficace per combattere tali fenomeni, visti anche i numerosi casi risolti positivamente dai PSRD, soprattutto se confrontata con la disarmante farragginosità dei tribunali civili, che scoraggia chiunque a far valere le proprie ragioni secondo le vie ordinarie stabilite dall’ordinamento.

Evidenziati i rimedi esperibili contro tali forme di aggressione del segno online, è interessante fare una piccola chiosa sul fenomeno delle Vanity URL.

L’URL (Uniform Resource Locator) è una sequenza di caratteri che identifica univocamente l’indirizzo di una risorsa in internet. In altre parole, è la strada da imboccare per raggiungere un determinato sito o una determinata pagina web.

Così come per gli indirizzi internet, anche per gli URL la “nuda” sequenza algoritmica risulta antipatica ai surfisti del web. E così, come si è ovviato nel primo caso adottando i nomi a dominio, per gli URL è risultata recentemente invalsa (soprattutto sui social network, dove le aziende usano molto comunicare col pubblico tramite le loro pagine ufficiali su Facebook, Twitter, Instagram, e in particolar modo Linkedin, ecc.) la pratica di “accorciare” ed “abbellire” la sequenza personalizzandola, tendenzialmente, con parole chiavi corrispondenti al proprio nome o marchio, secondo una strategia di implementazione della visibilità del sito o della pagina – o, più in generale, del proprio brand – nei motori di ricerca che va sotto il nome di Search Engine Optimization (SEO).

Digitando nella query di ricerca la Vanity URL, l’utente sarà reindirizzato al sito/pagina corrispondente all’URL originario senza tuttavia dover digitare tutta la confusa sequenza (ad esempio, l’URL del mio profilo Linkedin è questo: https://www.linkedin.com/in/mario-michelangelo-paolini-b36b8889/?trk=nav_responsive_tab_profile_pic, totalmente impossibile da ricordare. Customizzandolo in https://tr.im/marioMpaolini l’URL risulta molto più appetibile, essendo più facilmente memorizzabile, condivisibile, ma anche suscettibile di essere aggiunto in Curricula o come firma sulle mail ecc.).

Ai numerosi benefici, purtroppo, si accompagnano sempre fenomeni abusivi. Che succede se un terzo crea una Vanity URL con il mio nome? Potrebbero ben invocarsi le norme del c.c. sul diritto al nome (art. 7 ss.), ma l’URL ormai rimarrebbe invariato, non essendo possibile modificarlo più di una volta né, dunque, riassegnarlo[9].

E ancora, qualora fosse utilizzato come parola chiave il marchio registrato da un’altra azienda, sarebbe possibile esperire azioni di contraffazione? Sotto il profilo dell’identificazione di un determinato soggetto e della riconducibilità allo stesso dell’attività svolta sul social network, l’URL pare poter essere assimilabile al nome a dominio per quanto concerne l’appartenenza al novero dei segni distintivi atipici, inducendo a ritenere estensibili i principi elaborati per quest’ultimo anche a tale diversa sfaccettatura della cittadinanza online di un’impresa[10]. Tuttavia non esiste ancora, al contrario di quanto può dirsi per il nome di dominio, una giurisprudenza consolidata in proposito, per cui rimane tutt’ora dubbia la possibilità di affidarsi al rimedio delle azioni di contraffazione.

Ma allora come reagire? Il numero 3 dell’articolo 2598 c.c., con disposizione di chiusura, stabilisce che compie atti di concorrenza sleale chiunque “si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda”.

Giusta la non conclamata non conformità ai principi di correttezza professionale di tale antipatica pratica e la sua dannosità in termini di immagine e di “storno di clientela”, sembra plausibile ricondurre tali attività all’alveo degli atti di concorrenza sleale, potendo il titolare del segno rivolgersi all’autorità giudiziaria chiedendo l’inibitoria di tali atti, oltre ad un adeguato risarcimento[11].

Occorrerebbe, in tali casi, verificare la sussistenza dell’ulteriore requisito della concorrenzialità, atteso il limite di applicabilità della disciplina sulla concorrenza sleale ai soli rapporti fra imprenditori concorrenti.

E dunque sussisterebbe concorrenzialità – e con essa l’illiceità dell’utilizzo dell’URL corrispondente al segno altrui – qualora i prodotti appartenessero alla medesima categoria merceologica e fossero distribuiti nel medesimo mercato geografico di riferimento, tanto da ingenerare nei consumatori incertezza quanto alla provenienza dei prodotti.

Analogamente, anche nel caso in cui la diversità territoriale e merceologica dei prodotti escludessero il rapporto di concorrenza fra gli imprenditori, l’eventuale notorietà del segno de quo implicherebbe una più incisiva tutela dello stesso che andrebbe a sfondare il limite dell’affinità merceologica dei prodotti[12], consentendo di reprimere tale condotta abusiva anche nei confronti di imprenditori non in concorrenza con il titolare del marchio – abusivamente registrato per sfruttarne la valenza catalizzatrice[13] – e dunque anche qualora non ci fosse rischio di confondibilità per i consumatori.

[1] Trib. Napoli, 26 febbraio 2002, sentenza Playboy.

[2] Cfr. Trib Roma 27 febbraio 2002, in Giur. Ann. Dr. Ind., 2002, 4412, 715; Trib Catanzaro 12 febbraio 2002 ivi, 2002, 4409, 640; Trib. Pistoia 15 ottobre 2001, ivi, 2002, 4371, 347

[3] O Domain Grabbing, dall’inglese to grab = afferrare, l’illecita registrazione di un nome a dominio corrispondente al marchio altrui.

[4] Spesso sono le stesse imprese titolari del segno a registrare domini simili per evitare il presentarsi di tale fenomeno

[5] L’articolo continua “...se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.”

Ciò vale anche per “... un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.”

[6] In particolare l’art. 131 c.p.i. permette di proporre azione cautelare per l’inibizione dell’utilizzo del segno (compreso il nome a dominio) che violi i propri diritti. L’art. 133 prevede poi la possibilità di ottenere, sempre in via cautelare, il trasferimento provvisorio a proprio favore del nome a dominio illegittimamente registrato.

[7] Ex art. 808 ter c.p.c.

[8] Disciplinata dal “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it”

[9] Fa parte delle policies delle piattaforme digitali che consentono di personalizzare l’URL l’impedire che tali modificazioni possano avvenire più di una volta. L’URL rimane indissolubilmente legato al nome utente sui social network essendone, d’altra parte, l’esatta indicazione. Perciò si vuole evitare un “mercato” delle URL, impendendo ai registranti abusivi di monetizzare vendendo l’URL alle aziende cui appartiene il segno che figura nell’URL stessa. Di certo questo ha rappresentato un deterrente per i registranti in malafede in taluni casi, mentre in tal’altri rischia di penalizzare le aziende che non possono ottenere la riassegnazione dell’URL abusiva, ma solo la disattivazione dell’account. È per questo motivo che la gran parte degli imprenditori si premura di registrare, e come nome a dominio e come URL, oltre al proprio marchio anche denominazioni simili, proprio per impedire a terzi di interferire con il proprio internet branding.

[10] Per cui pare applicabile anche all’URL il principio dell’unitarietà dei segni distintivi espresso dall’ art. 22 c.p.i. Per approfondimenti sul punto si rinvia a G.E. Sironi, Social Network e Segni Distintivi, in AIDA, Giuffrè, 2011

[11] Secondo gli artt. 2599 e 2600 c.c.

[12] C.d. tutela ultramerceologica del segno notorio

[13] Addirittura si ritiene, in caso di notorietà del segno, che anche la mera registrazione, senza cioè che sia necessario un suo utilizzo in attività commerciale, costituisca violazione dei diritti del titolare, il quale non potrebbe procedere ad analoga registrazione. Cfr. Trib. Bari, ord. 1 luglio 2002, in Giur. Ann. Dir. Ind., 2003, 335.

Letto 2352 volte Ultima modifica il 03 Aprile 2017