Infogiuridica

27-02-2004

Disputa sui domain name tguno.it e tgdue.it

Dott. Francesco Affinito - f.affinito@jei.it

   Lo scorso 26 novembre la Rai ricorreva al Centro risoluzione dispute domini per la riassegnazione a suo favore dei nomi a dominio tguno.it e tgdue.it ai sensi dell’art.16 delle regole di naming. I due nomi a dominio, infatti, erano stati precedentemente registrati presso la Registration Authority dalla società Professionipuntonet S.r.L. di Catania.

   La Rai adduceva a sostegno della propria domanda il fatto che la società siciliana risultava essere maintainer, e, di conseguenza, aveva assunto la responsabilità “di avere titolo all’ uso ed alla disponibilità giuridica del nome a dominio richiesto e di non ledere con la richiesta di registrazione diritti di terzi”. La Rai sosteneva di essere titolare dei due marchi TG1 e TG2 e sottolineava il rischio di  confondibilità con i due nomi a dominio registrati, dato che i telegiornali della Rai sono riconosciuti dal pubblico proprio con quelle due denominazioni. Inoltre a entrambi i domini corrispondevano pagine web in costruzione.

   Il Centro risoluzione dispute domini ha accolto il ricorso della Rai, argomentando la sua decisione sulle tre condizioni disposte dall’ art. 16.6 delle Regole di Naming: il nome a dominio contestato sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; l'attuale assegnatario (denominato "resistente") non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato; il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.

   Per quanto riguarda la prima condizione, l’ identità e confondibilità del nome, il C.r.d.d. ha ritenuto che la Rai abbia dimostrato con idonea documentazione di essere titolare dei due marchi e che i due nomi a dominio si differenziano da tali marchi solo per la sostituzione delle cifre in corsivo uno e due ai numeri. La confondibilità risulterebbe evidente. Così si è stabilito che “è evidente la assoluta coincidenza fonetica tra il nome a dominio contestato ed i marchi registrati dalla ricorrente, elemento già questo in passato (vedi decisione bigbubbles.it) ritenuto idoneo a fondare l’esistenza del primo requisito richiesto dalle Regole di Naming per la rassegnazione di un nome a dominio”.

   La società incriminata, poi, non ha nessun diritto o titolo sul nome a dominio contestato. Infatti, sempre argomentando dal citato art. 16.6, la Professionipuntonet non può considerarsi conosciuta personalmente come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio (art. 16.6.1); risultando dopo quattro mesi dalla registrazione ancora pagine web in costruzione, la società, da una parte, non ha usato né si è preparata oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi, mentre, dall’altra, non ha fatto un legittimo uso non commerciale oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato (artt. 16.6.2 e 16.6.3).

   L’ ultimo requisito, riguardante la malafede del resistente, è facilmente dimostrabile. La notorietà di entrambe le denominazioni non può essere stata esclusa a priori, visto che, tra le altre cose, inserendole in un qualsiasi motore di ricerca si ottengono solamente pagine corrispondenti ai telegiornali Rai. Ma elemento più importante, determinante anche in recenti precedenti (vedi le decisioni barbie.it e wonderbra.it), è la mera detenzione passiva del nome a dominio, il suo non uso, aggravato dalla effettiva impossibilità di un utilizzo dei due nomi. Come, infatti, non potrebbero derivare lesioni nei diritti della Rai?

   Per tutti questi motivi il C.r.d.d. ha ritenuto di dover assegnare i due nomi a dominio alla Rai.